미국의 프로 스케이트보더이자 아티스트로 MZ세대 젊은이들 사이에 널리 알려진 마크 곤잘레스(Mark Gonzales)가 국내 내로라하는 패션 중견기업과 상표권 분쟁에 휘말려 세간의 관심을 끌고 있다. 

마크 곤잘레스는 현대 스트릿 스케이트보드의 선구자로서, 미국 젊은이들 사이에서 “역대 가장 영향력 있는 선수(G.O.A.T; Greatest of All Times)”중 하나로 손꼽히며 농구계의 마이클 조던처럼 스케이트보드계의 슈퍼스타로 추앙받고 있다.

또한 마크 곤잘레스는 아디다스와 1998년부터 24년간, 슈프림과 2012년부터 10년간 콜라보를 진행하며 스포츠 캐주얼과 스트리트 캐주얼로 많은 사랑을 받아왔으며, 2002년에는 스케이트보드 브랜드 크루키드(KROOKED)를 설립하여 직접 디자인한 감각적인 아트워크를 널리 선보여왔다. 특히 마크 곤잘레스의 시그니처인 마크 곤잘레스 서명과 엔젤도형은 패션을 사랑하는 전 세계 젊은이들 사이에서 널리 사랑받고 있다.

마크 곤잘레스의 패션 사업은 전세계적인 성공가도를 달리고 있다. 마크 곤잘레스는 지난 2011년부터 2021년까지 일본의 사쿠라그룹(유한회사)에 신발을 제외한 의류와 패션잡화 제품에 대하여 아시아 지역 저작권 라이선스를 공여해주었고, 국내 의류기업인 ㈜배럴즈가 2017년도에 일본 라이선시 관계사로부터 서브라이선스 권한을 획득하였다. ㈜비케이브(구. ㈜배럴즈)는 국내 MZ세대 소비자들을 겨냥하여 무신사 등의 온라인 플랫폼을 기반으로 마크 곤잘레스 브랜드 제품을 유통시켜오고 있다. 

마크 곤잘레스를 둘러싼 상표권 분쟁은 2021년 일본의 원 라이선스 계약사인 사쿠라그룹의 마크 곤잘레스 저작권 라이선스 계약이 종료되면서 발생하였다. 사쿠라그룹은 제 3자인 관계사를 동원하여 Mark Gonzales 서명체와 엔젤도형 상표를 한국 특허청에 부당하게 상표등록하고 또다른 관계사의 이름으로 다시 등록인 명의를 세탁하였으며, 계약 종료 이후 이에 대한 마크 곤잘레스의 상표권 반환 요구를 고의적으로 무시하였다.

이는 마크 곤잘레스에게 상표권을 반환하지 않고 자신의 재산권으로 둔갑시켜 사업을 영위하려는 의도에서 비롯된 것이며, 사쿠라그룹의 관계사인 사쿠라인터내셔날㈜ 또한 부당하게 획득한 상표권을 기반으로 ㈜배럴즈와 2022년 1월 1일부터 10년간 새로운 라이선스를 공여하고 10년 이후 상표권을 양도한다는 종신조건부 라이선스 계약을 체결하였다. 

㈜배럴즈는 2022년 2월 상호를 ㈜비케이브로 변경하였으며, 마크 곤잘레스의 오리지널 서명체인의 상표등록이 마크 곤잘레스측이 제기한 무효심판으로 무효화될 것이 예상되자, 이를 대신하여 마크 곤잘레스의 유사 서명체를 출원하였다. 또한 만일을 대비하여 상표를 출원하여 마크 곤잘레스의 심볼 로고인 엔젤 도형과 함께 마크 곤잘레스 시즌2 상표로 홍보하여 사용해 왔다.

또한 ㈜비케이브는 정당한 권한을 획득한 바 없음에도 마치 마크 곤잘레스로부터 정식으로 허가를 받은 것처럼 ART BY MARK GONZALES라는 표현과 함께 슈무 디자인 등 마크 곤잘레스가 창작한 여러 다른 저작물들을 무단으로 사용하고 있다. 이 같은 부정경쟁적인 행태는 소비자들로 하여금 ㈜비케이브가 마크 곤잘레스와 정당한 계약관계에 있다고 오인하도록 만드는 기만 행위이다.

마크 곤잘레스측은 의류 및 패션 잡화에 대해서는 국내 T사와, 아동복에 대해서 국내 J사와 2022년부터 새로운 라이선스 계약을 체결하였으나 ㈜비케이브가 이렇듯 마크 곤잘레스 IP의 진정한 권리자인 것처럼 행동하고 있어 국내 라이선스 사업 전개에 어려움을 겪고 있다. 더욱이 국내에서 엔젤도형의 법적 상표권자인 일본의 사쿠라인터내셔날㈜이 대형 로펌을 통하여 마크 곤잘레스의 정당한 라이선시에게 마크 곤잘레스 상표권과 저작권의 사용금지 내용증명을 보내는 등 적반하장의 태도를 취하고 있어 법적인 분쟁이 불가피한 상황으로까지 사태가 악화되었다.

이에 마크곤잘레스측은 상표권자이자 라이선서(상표제공자)인 사쿠라인터내셔날㈜과 라이선시(상표사용권자)인 ㈜비케이브가 자행하고 있는 저작권 침해를 막기 위하여 특허청 특허심판원에 2021년 12월 20일자로 상표등록 무효심판 청구소송을 제기하였다.

특허심판원은 마크 곤잘레스측의 신속심판청구를 받아들여 이례적으로 짧은 기간내에 2022년 6월 9일 마크 곤잘레스 서명상표에 대해, 2022년 9월 8일 엔젤도형 상표에 대해 마크 곤잘레스측의  주장을 인용하여 등록상표에 대한 무효심결을 내렸다.

이는 대한민국 국가기관인 특허심판원이 오리지널 저작권자인 마크 곤잘레스측이 제기한 심판의 정당성을 인정한 중요한 심결로 해석된다. 따라서 사쿠라인터내셔날㈜과 ㈜비케이브는 마크 곤잘레스의 서명상표 및 엔젤도형을 사용할 실질적인 법적 근거를 상실하였다. 

마크 곤잘레스측은 또한 ㈜비케이브를 상대로 서울중앙지방법원에 저작권 침해 금지소송을 청구하고, 서울서부지방검찰청에 저작권 침해죄로 형사고소를 제기하여 현재 국내에서 민형사소송이 동시에 진행중에 있다. 일본과 중국에서도 사쿠라 인터내셔날㈜이 보유한 여러 선등록,선출원 상표들에 대한 무효심판과 이의신청을 제기 하였다.

또한 최근 미국 뉴욕주 지방법원에 일본의 사쿠라인터내셔날㈜과 사쿠라그룹(유)을 상대로 아시아 지역(한국, 일본, 중국, 대만, 홍콩) 상표권 반환 및 손해배상청구소송을 제기하였다. 이 법적 분쟁은 한국에 국한되지 않고 다국적인 IP 분쟁으로 비화되고 있다. 또한 국내에서 ㈜비케이브의 마크 곤잘레스 저작권 관련 불법 상품을 전시, 판매하는 무신사와 더바운스 및 유명 백화점들을 상대로 2차 경고장을 곧 발송하는 등의 강경한 대응을 이어나가고 있다. 

한편, 마크 곤잘레스의 글로벌 에이전시이자 IP 보호 대리인인 ㈜리센시아의 김용철 대표는 “진정한 IP권리자인 세계적 유명인사 마크 곤잘레스가 보유한 저작권을 얄팍한 상술로 부당 취득하고, 저작권을 양도받았다고까지 허위 주장하는 사쿠라그룹(유)과, 그 내용이 사실은 부당함을 잘 알면서도 눈 앞의 이익에 눈이 멀어 이에 편승하여 사업하고 있는 ㈜비케이브의 이 같은 부도덕한 행태는 법을 떠나 선량한 소비자들을 속이는 기만행위에 다름아니다. 이런 불법 행위는 하루 빨리 시정되어 소비자들의 정당한 알 권리를 보호하여야 한다. 따라서 마크 곤잘레스는 이번 무효심판 심결에 특히 감사하고 있다”고 전했다.